Xung đột trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Tổng quan về nhãn hiệu và tên thương mại

Theo Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2019 (sau đây gọi là Luật SHTT) nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Một nhãn hiệu sẽ được pháp luật bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện: (i) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; (ii) có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Tên thương mại được quy định tại Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh được quy định ở đây là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng. Để được pháp luật SHTT bảo hộ, tên thương mại của tổ chức, cá nhân phải có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện: (i) Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng; (ii) không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh; (iii) không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không phải đăng ký.

Nguồn ảnh: Internet

Mặc dù có sự tương đồng nhất định về chức năng và cách thức sử dụng, nhưng tên thương mại và nhãn hiệu cũng có những khác biệt lớn ở các điểm:

(i) Về chức năng: nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ cùng loại của các chủ thể kinh doanh khác nhau còn tên thương mại là tên gọi để phân biệt các chủ thể kinh doanh khác nhau trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Mỗi chủ thể chỉ có thể có một tên thương mại nhưng lại có thể sở hữu rất nhiều nhãn hiệu.

(ii) Về phạm vi bảo hộ: tên thương mại được bảo hộ trong phạm vi lĩnh vực và khu vực kinh doanh của chủ thể sử dụng tên thương mại, trong khi đó phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu là trên toàn lãnh thổ nước mà nhãn hiệu được đăng ký. Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp phạm vi bảo hộ về không gian của hai đối tượng này trùng nhau do phạm vi kinh doanh của chủ thể mang tên thương mại lớn.

(iii) Về hình thức thể hiện: nhãn hiệu có thể bao gồm các chữ cái, chữ số, từ ngữ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc, tên thương mại do bản chất là tên gọi nên chỉ có thể được cấu tạo từ các từ ngữ, chữ số đọc được.[1]

Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp đã lấy chính tên thương mại của mình để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Và vì nhiều lý do khác nhau, có rất nhiều trường hợp tên thương mại của một doanh nghiệp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác. Từ đây đã làm phát sinh hiện tượng xung đột quyền trong việc bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại.

Xung đột quyền trong bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu xảy ra khi: (i) dấu hiệu được bảo hộ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn; (ii) các dấu hiệu được bảo hộ đồng thời dưới tên thương mại và nhãn hiệu; (iii) các dấu hiệu này được bảo hộ cho các chủ thể quyền khác nhau.[2]

Dấu hiệu được bảo hộ cho các chủ thể quyền khác nhau có thể kể đến trường hợp việc chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu từ chủ thể này sang chủ thể khác. Nhãn hiệu được chuyển giao lại trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn của bên giao. Điều này rất dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu và tên thương mại trừ trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi không gian tách biệt hoàn toàn với phạm vi khu vực kinh doanh của chủ thể sử dụng tên thương mại.

Giải pháp

Theo Điều 17 Nghị định 103/2006/NĐ-CP quyền sở hữu công nghiệp có thể bị hủy bỏ hiệu lực hoặc bị cấm sử dụng nếu xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước. Do đó, cần phải xác định thời điểm xác lập quyền đối với tên thương mại và nhãn hiệu, nếu có xung đột quyền xảy ra trên thực tế thì quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng nào được xác lập sau có thể sẽ bị hủy bỏ hoặc bị cấm sử dụng.

Trong trường hợp nhãn hiệu bảo hộ có chứa yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại, bên bị xâm phạm quyền có thể yêu cầu Cục SHTT Việt Nam hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc/và khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại. Để có thể yêu cầu cần căn cứ vào các trường hợp: (i) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu; (ii) Nhãn hiệu có đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp tên thương mại chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu tòa án cấm bên vi phạm sử dụng tên thương mại đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu của mình phải thay đổi tên gọi cho phù hợp. Trong các trường hợp trên, cần phải xác định được các yếu tố xâm phạm quyền của tên thương đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

[1] https://www.slideshare.net/trongthuy2/luan-van-xung-dot-giua-nhan-hieu-va-ten-thuong-mai-hot

[2] https://www.agllaw.com.vn/xung-dot-quyen-trong-bao-ho-nhan-hieu-va-ten-thuong-mai/?fbclid=IwAR3doS4NNCYLliAiun0rNNzP0dDOLj6YgSeqiU4F_VRhcLUmUBUwdLZUc_w