BIỆN PHÁP XỬ LÝ TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VỚI “DỤNG Ý XẤU”

Việc đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” (hay còn được biết đến với thuật ngữ “bad-faith”) đã xuất hiện từ lâu trong pháp luật về sở hữu trí tuệ ở một số quốc gia có lịch sử hình thành cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lâu đời trên thế giới như Anh, Mỹ,… Tại Việt Nam, các quy định liên quan đến “dụng ý xấu” trong đăng ký nhãn hiệu mới được bổ sung gần đây tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).

Bổ sung quy định liên quan đến đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” có thể giúp giải quyết hai vấn đề còn tồn đọng trong thực tiễn: thứ nhất là việc lợi dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (“first-to-file”) của Luật Sở hữu trí tuệ để đăng ký nhãn hiệu với mục đích không trung thực; thứ hai là nhằm khắc phục tình trạng đầu cơ nhãn hiệu (là hành vi đăng ký nhiều nhãn hiệu có uy tín, được biết đến rộng rãi nhằm trục lợi bất chính).

Đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” là gì?

Đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” có thể hiểu là hành vi dựa vào nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (“first-to-file”) thực hiện việc đăng ký để trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu của người khác khi họ chưa đăng ký kịp thời. Bởi vì theo nguyên tắc này, trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ. Đây được xem là một hành vi không phù hợp với các nguyên tắc  hoạt động của thị trường kinh doanh, thương mại.

Tiêu chí xác định “dụng ý xấu”

Cho đến nay, pháp luật về Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn chưa quy định một cách cụ thể, rõ ràng các tiêu chí để xác định như thế nào là đăng ký nhãn hiệu với “dụng ý xấu” hay với mục đích “không trung thực”. Tuy nhiên, căn cứ vào các phán quyết của tòa án cũng như trong các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền như Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) và Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) liên quan tới vấn đề này thì có thể hiểu “hành vi “không trung thực” trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là hành vi đăng ký mà người nộp đơn đã biết hoặc phải biết sự tồn tại và đã được sử dụng của một nhãn hiệu của người khác ở trong nước và kể cả nước ngoài”. Việc “biết” hoặc “phải biết” thường đặt ra trong các trường hợp chính sau đây:

–  Nhãn hiệu của người nộp đơn trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi trước thời điểm nộp đơn;

– Người nộp đơn đã có mối quan hệ (Đại lý phân phối, hợp tác kinh doanh, bên được thuê thiết kế hoặc thuê gia công, người lao động…) với Chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu trước thời điểm nộp đơn…

Biện pháp xử lý

Để giải quyết tình trạng nhãn hiệu của mình bị người khác đăng ký với “dụng ý xấu”, chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu có thể sử dụng một trong những biện pháp sau đây:

Thứ nhất, trong trường hợp có chủ thể khác đã đăng ký nhãn hiệu nhưng vẫn đang trong thời gian thẩm định nên chưa được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu thực sự có thể thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đó. Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành thì Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp có cơ sở để khẳng định rằng người nộp đơn không có quyền đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Để tiến hành phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu thực sự phải lập văn bản nêu ý kiến phản đối kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ và phải nộp phí, lệ phí. Trong đó, chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu cần phải chứng minh được một số vấn đề như: (i) số lượng khách hàng đã biết đến nhãn hiệu; (ii) thời gian sử dụng nhãn hiệu liên tục; (iii) doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu,…

Thứ hai, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành: Văn bằng bảo hộ sẽ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong trường hợp người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Như vậy, đối với tình huống nhãn hiệu đã bị chủ thể khác đăng ký với “dụng ý xấu” và cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu thực sự cần thực hiện việc yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ này. Để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ và phải nộp phí, lệ phí.

Thứ ba, một cách giải quyết được áp dụng khá phổ biến là đàm phán, thương lượng để mua lại nhãn hiệu của chính mình nhằm tiết kiệm thời gian, nhưng trong phần lớn các trường hợp này, chi phí phải bỏ ra là con số không hề nhỏ. Nếu như đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ mới được công bố và chưa cấp văn bằng bảo hộ thì các bên sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu. Mặt khác, khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ thì thủ tục cần được thực hiện là chuyển nhượng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

 

Nguồn tham khảo:

https://tgslaw.vn/hien-tuong-nop-don-dang-ky-nhan-hieu-voi-dung-y-xau-bad-faith.html

https://thesaigontimes.vn/da-co-giai-phap-cho-tinh-trang-dang-ky-nhan-hieu-voi-dung-y-xau/

——————————————————-

Để biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu và báo phí chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ IP LEADER để được tư vấn cụ thể, thông tin liên hệ:

Hotline: 076 455 2008 (Mr. Bảo)

Email: info.ipleader@gmail.com

Địa chỉ: Căn 03.02 Tòa nhà Newton Residence, 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh